學(xué)術(shù)成果
淺談自由實(shí)施FTO盡職調(diào)查的意義
作者：李建偉
作者單位：北京潤(rùn)平知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司
伴隨著全球市場(chǎng)貿(mào)易的發(fā)展，在貿(mào)易中引起的專利侵權(quán)案件量一直居高不下。話不多說(shuō)，先來(lái)看兩組統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)吧~
中國(guó)2015-2017年專利訴訟量季度變化趨勢(shì)
（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)/新聞源）
其中，2015年一季度至2017年四季度，我國(guó)已進(jìn)行裁判的專利訴訟案件一共約13000余件，其中2015年約5600余件，2016年約4000余件，2017年約3700余件，雖然有的季度有下滑跡象，但平均每個(gè)季度也有超過(guò)1000件的專利訴訟量。
（美國(guó)2015-2017年專利訴訟量季度變化趨勢(shì)）
數(shù)據(jù)來(lái)源：IAM Magazine/Unified Patents
其中，2015年一季度至2017年三季度，美國(guó)已進(jìn)行裁判的專利訴訟案件一共約近14000余件，其中2015年約5786件，2016年約4650件，2017年約3534件，其專利訴訟量更是超過(guò)了中國(guó)。
面對(duì)如此巨量的專利訴訟案件，企業(yè)應(yīng)該如何才能預(yù)防自己的產(chǎn)品遭遇專利侵權(quán)訴訟呢？
不用著急，小編給大家推薦一款防侵權(quán)神器——FTO（Freedom To Operate, 自由實(shí)施）盡職調(diào)查，它是指對(duì)實(shí)施該技術(shù)是否可能侵犯他人專利權(quán)和違反其他法律法規(guī)的規(guī)定而進(jìn)行的調(diào)查和研究；FTO盡職調(diào)查報(bào)告是一種法律意見(jiàn)書(shū)，其具有一定的法律效力。
那么，FTO盡職調(diào)查報(bào)告究竟會(huì)有哪些價(jià)值呢？接下來(lái)小編就從商業(yè)和技術(shù)兩個(gè)方面來(lái)給大家科普一下吧。
● ● ● 商業(yè)價(jià)值
包括中國(guó)、美國(guó)在內(nèi)的全球很多國(guó)家，在判定專利侵權(quán)案件時(shí)，會(huì)將侵權(quán)人是否故意侵權(quán)（Willful Infringement）當(dāng)成侵權(quán)賠償?shù)闹匾u(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。
此時(shí)，若專利代理機(jī)構(gòu)出具的FTO盡職調(diào)查報(bào)告的評(píng)估結(jié)果表明被調(diào)查的技術(shù)不構(gòu)成對(duì)其他專利權(quán)的侵犯，則能夠避免被法院認(rèn)定為故意侵權(quán)，從而避免在遭遇侵權(quán)訴訟時(shí)具有較高賠償額的裁決。因此，FTO盡職調(diào)查在一些層面上能夠有助于為使用該技術(shù)的企業(yè)減少經(jīng)濟(jì)損失，具有商業(yè)價(jià)值。
● ● ● 技術(shù)價(jià)值
在FTO盡職調(diào)查的過(guò)程中，專利代理人或?qū)＠蓭熥钪匾墓ぷ骶褪菍?duì)在審（其有授權(quán)可能）和已授權(quán)的專利申請(qǐng)或?qū)＠M(jìn)行檢索，仔細(xì)將其與欲實(shí)施的技術(shù)進(jìn)行對(duì)比，并還應(yīng)對(duì)專利侵權(quán)進(jìn)行深入的分析以給出是否存在侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的分析結(jié)論。
一般來(lái)說(shuō)，侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)論可分為不侵權(quán)、可能侵權(quán)和侵權(quán)，并且企業(yè)應(yīng)當(dāng)針對(duì)不同的侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的分析結(jié)論分別采取相應(yīng)的預(yù)警措施。
小編初步整理了一下，企業(yè)一般可以采取如下的預(yù)警措施：
Ⅰ 針對(duì)存在的可能侵權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)，一般是由于相關(guān)專利的專利權(quán)所限定的技術(shù)方案較為詳細(xì)，比如相關(guān)專利的專利權(quán)所要求保護(hù)的是技術(shù)特征A+B+C，而欲實(shí)施技術(shù)是技術(shù)特征A+B、A+C或B+C，此時(shí)企業(yè)在改造或優(yōu)化技術(shù)時(shí)應(yīng)當(dāng)注意對(duì)欲實(shí)施技術(shù)方案進(jìn)行規(guī)避，以免在加入了新的技術(shù)特征之后，又落入了在先專利權(quán)的保護(hù)范圍；
Ⅱ 針對(duì)存在的侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)引起高度重視，大致可以采用以下5種應(yīng)對(duì)策略：
1） 對(duì)該技術(shù)進(jìn)行改造，但要注意避免被認(rèn)定為等同侵權(quán)，以繞開(kāi)專利權(quán)的保護(hù)范圍；
2） 與相關(guān)專利的專利權(quán)人進(jìn)行交涉，包括專利轉(zhuǎn)讓、許可使用、交叉許可等；
3） 對(duì)相關(guān)專利申請(qǐng)或?qū)＠岢鲑|(zhì)疑，包括對(duì)相關(guān)專利申請(qǐng)提公眾意見(jiàn)以及對(duì)相關(guān)專利提無(wú)效；
4）等待該專利權(quán)期限屆滿；
5）徹底放棄實(shí)施該技術(shù)。
預(yù)防大于治療，而全面的FTO盡職調(diào)查可以幫助企業(yè)盡早找到產(chǎn)品技術(shù)走向市場(chǎng)前的風(fēng)險(xiǎn)，并使得企業(yè)掌握主動(dòng)權(quán)，能夠提早對(duì)技術(shù)改進(jìn)或變型以有效規(guī)避知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛的法律風(fēng)險(xiǎn)，減少甚至避免潛在的損失。
● ● ● 小結(jié)
目前，中美貿(mào)易戰(zhàn)愈演愈烈，美國(guó)301貿(mào)易調(diào)查中所主要提及的強(qiáng)迫技術(shù)轉(zhuǎn)讓和知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題將專利侵權(quán)擁向了風(fēng)口浪尖，以及專利法修訂草案中上調(diào)專利侵權(quán)的賠償數(shù)額的提議...這一系列的事件都預(yù)示著我國(guó)將會(huì)繼續(xù)加大知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)和維權(quán)的力度，真正在法律訴訟層面上為科技創(chuàng)新保駕護(hù)航。
因此可預(yù)見(jiàn)的是，FTO盡職調(diào)查在不久的將來(lái)會(huì)越來(lái)越多地出現(xiàn)在企業(yè)的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品上市項(xiàng)目中，也會(huì)有越來(lái)越多的專利代理人或?qū)＠蓭煏?huì)加入到這項(xiàng)業(yè)務(wù)工作中，而FTO盡職調(diào)查也勢(shì)必會(huì)被越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)展來(lái)尋找技術(shù)自由實(shí)施的空白領(lǐng)地。
（以上圖片源自網(wǎng)絡(luò)）
